崔国斌：专利申请人现有技术披露义务研究

摘要：在中国专利法下，披露与发明有关的现有技术，是专利申请人的法定义务。理论上，这一制度可以消除申请人和审查员之间的信息不对称，有一定的合理性。但是，美国专利法实践表明，强化申请人披露义务会导致善意申请人过度预防，而对恶意申请人却不起作用，并造成诉讼资源浪费。现有各种改进措施或建议难以有效消除这些负面后果。在数字技术时代，专利审查的手段更加有效；申请人披露信息对专利质量提高的作用可以忽略；专利法上的配套性制度安排可以减小申请人隐瞒现有文献的负面后果。综合权衡这一制度的运行成本和实际收益之后，中囯专利法应当修改现有规定，放弃专利申请人的现有技术披露义务。

关键词：专利申请人；现有技术披露义务；专利质量；不当行为抗辩

一、引言

现有技术披露义务是指申请人在专利申请与审查过程中向专利局披露对该专利申请授权前景有实质性影响的现有技术的义务。我国《专利法》第36条第1款规定，“发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”立法者并未明确“参考资料”的范围，代表性意见认为，它主要是指“发明人在完成发明过程中所参考借鉴的与其发明相关的技术资料，包括专利文献、科技书籍、专利技术报刊等”。显然，所谓“与发明相关”应该是对专利申请的授权前景有实质性影响，否则立法者没有必要要求申请人提供。可见，我国《专利法》的确要求专利申请人履行现有技术披露义务。不过，它没有明确违反这一义务的法律后果，导致专利申请人很少认真对待这一披露义务。与此相关的争议也几乎没有出现过。这也许是数十年来上述规定一直默默无闻的原因所在。《专利法》让申请人的“现有技术披露义务”长期处在有名无实的状态而不作决断，损害了申请人的利益和法律的严肃性。

近年来，国内开始有学者对这一问题展开初步研究。从有限的研究成果看，学者们有意见分歧。有意见认为，“为了保障专利授权质量，建立具有法律强制力的披露义务规则符合专利制度的立法目的……我国专利制度可以通过立法修正和司法创制两个方面来完善现行专利法所规定的申请人现有技术披露义务”。“我国应当借鉴美国专利不正行为抗辩的判定标准”。不过，反对的意见则认为，这一制度对解决专利局信息不足的问题虽然有积极作用，但是对专利质量的提高作用有限。因此，我国没有必要规定此类披露义务。对决策者而言，《专利法》究竟应进一步强化申请人的现有技术披露义务并规定违反此类义务的法律后果，还是应退一步甚至彻底放弃规定这一义务，是一个无法回避的问题。国内现有的研究还不足以为决策者的下一步选择提供清晰的指引。鉴于此，本文认为有必要深入研究申请人的现有技术披露义务的合理性及可能的实际运作效果，为决策者作出最终选择提供更可靠的理论指引。

接下来，本文首先简要说明申请人现有技术披露义务的正当性，并以美国法为例说明落实这一义务的“不当行为”抗辩制度的基本框架。其次，结合美国法实践分析申请人披露义务的运作效果，并揭示它的负面影响：比如，善意申请人过度预防，对恶意申请人威慑不足，并造成诉讼资源浪费等。在此基础上，本文进一步指出，在数字时代，专利审查的技术手段更加有效，对申请人披露信息的依赖大大降低；现有的“不当行为”抗辩制度的改进措施并没有有效消除它的负面效果；申请人披露信息对专利质量提高的作用几乎可以忽略。此外，专利无效宣告程序、禁止反悔原则、公众参与专利审查等配套性的制度安排，实际上也起到减少甚至消除申请人隐瞒现有技术文献的负面后果的作用。因此，强化申请人的现有技术披露义务并非我国《专利法》努力的正确方向。

二、现有技术披露义务的正当性及制度框架

（一）现有技术披露义务的正当性

专利申请与审查过程被视为申请人与代表公共利益的审查员（专利局）进行谈判的过程。审查员根据申请人提交的申请信息和相关陈述，并结合自己检索到的现有技术文献，对专利申请进行审查，以决定是否授予专利权。专利审查的质量对公共利益有直接影响，因为一项不应获得授权的申请被授予专利权后，可能被用来损害公众的行动自由。对于原本不应获得授权的专利，公众事后通过相关程序可以宣告该专利无效。但是，授权后的无效宣告程序的成本很高（包括诉讼本身的成本支出，诉讼导致的商业关系恶化，其他人搭便车等，很可能让公众视挑战不良专利为畏途，宁可支付专利使用费也不愿意挑战该专利权效力。

为了避免授权后宣告专利无效的麻烦，决策者希望事先提高专利审查质量，减少不良专利的产生概率。理想的做法是建立一整套机制保证审查员能够获得所有与授权条件有关的现有技术文献，包括提高审查员的知识水平与文献检索技能，建设更全面有效的文献数据库，加强审查工作的国际合作等等。除此之外，就是本文所要关注的措施，即利用申请人的信息优势，要求他向专利局披露他所掌握的对专利授权有实质影响的现有技术文献。

在申请人明知现有技术文献存在的情况下，要求他披露该文献，有一定的合理性。“专利申请人往往比专利审查员拥有较多的非专利技术信息，特别是在新的、快速发展的技术领域。”“有些信息，诸如会议介绍、测试数据、产品的在先销售、发明的产品宣传手册等信息在任何数据库都找不到，只能依赖申请人提供”。在发明人原本就掌握非专利现有技术文献或者外文专利文献的情况下，要求审查员独立地去搜索该文献，是一种不必要的重复劳动。而且，受制于个人能力、审查时间和数据库资源等方面的限制，审查员可能很难通过文献检索发现这些现有技术文献。此外，要求申请人诚实披露现有技术文献，也符合社会公众对于申请人或代理人的道德预期。鉴于此，美国最高法院拓展普通法下的“不洁之手”（Unclean Hands）学说，确认专利申请人具有此类诚实披露义务。虽然争议不断，美国至今依然有很多人对这一制度持肯定态度。

（二）美国法下的不当行为抗辩

与我国不同，美国法一直非常认真地看待申请人披露现有技术的义务。专利申请人隐瞒现有技术并意图欺骗专利局的行为，如果被认定为“不当行为”（inequitable conduct），会导致该专利权无法得到执行。围绕这一问题，美国最高法院和联邦巡回上诉法院作出大量判决，学术界也长期争论不休。这在世界范围内，绝无仅有。因此，以美国实践为背景研究申请人的现有技术披露义务，并揭示这一制度背后的问题，再合适不过了。当然，本文更多着眼于这一制度的合理性及其限度，为后续的讨论打下基础。因此，这里并不试图说明操作层面的细节，而是简要介绍这一制度的框架。

美国专利法没有直接的关于诚信义务的规定。在1945年以前，法院通常拒绝因为专利权人没有披露现有技术信息而否定专利权效力。1945年，美国最高法院在Precision案中认为，专利权本质上影响公共利益。在公共利益受到损害时，“不洁之手”学说就有重要意义。它要求申请人诚实披露他所知道的事实信息，以避免通过欺骗方式获取专利授权。1977年，美国专利商标局制定了所谓的第56条规则（Rule 56），明确规定申请人有披露义务：每一个与专利申请和审查有关系的个人与专利局打交道时均有诚信义务，包括向专利局披露该个人所知的对于专利性有实质性影响的所有信息的义务。

在美国法下，具有披露义务的主体仅限于参与专利申请和审查程序的个人，包括申请中署名的发明人、负责专利申请的律师或代理人，与发明人、发明受让人或专利申请受让人等有关联并实质性参与专利申请准备和处理过程的其他人。发明人所在的公司机构本身，并不是承担此类披露义务的主体。不过，这些人不披露此类义务引发的后果由该机构承担。以下为了表述方便，将披露的主体统称为申请人。

申请人有义务披露的信息限于该个人已知的对可专利性有实质性影响的信息。如果相关信息对现有权利要求的可专利性没有实质关系，则申请人没有义务披露。显然，这里的关键词是“实质性影响的信息”，它包括：（1）单独或与其他信息组合起来初步表明（a prima facie case）—项权利要求不具备可专利性的信息；（2）与申请人“主张发明具有可专利性或反驳专利局的不可专利性意见”的立场不一致的信息。除了以专利或出版物形式存在的现有技术外，与可实施要求、可能的在先公开使用、公开出售、许诺销售、他人在先发明、发明人身份冲突等有关的信息，也属于需要披露的内容。换言之，“实质性影响并不仅仅限于现有技术，还包括正常合理的审查员在决定是否授予专利时很可能考虑的任何信息。”过去，判断是否具有“实质性”（materiality）的主观标准是合理审查员（reasonable examiner）标准，现在采用前述初步证据标准（prima facie standard）。二者并无实质差别。

美国专利商标局并不直接审查申请人是否落实了上述披露义务。这一义务通过侵权诉讼中被告的“不当行为”抗辩来落实。1982年，美国专利商标局曾经修改所谓的第56条规则，许可专利商标局基于“不当行为”或欺诈拒绝专利申请。但是，到了1988年，美国专利商标局宣布不再基于这一规则调查或拒绝原始申请。原因是，它发现自己没有足够资源来交叉询问证人和处理听证程序，很难判断申请人的主观意图，因而很难证明当事人违反了此类义务。随后，美国专利商标局决定仅仅根据法院的判决结果来惩罚违反职业道德的执业者，不再直接审查申请人是否落实了披露义务。美国这一历史经验表明，追究专利申请人的行政责任，需要行政机关具备执法动机和资源。国内学者所谓“申请人违反该义务应该是专利审查部门予以驳回或视为撤回的事由而不应属于专利无效的事由”的主张，也没有实际可行性。

美国法院在专利侵权案件中审查被告主张的“不当行为”抗辩时，要求被告证明专利申请人隐瞒了对专利申请的授权前景有实质性影响的现有技术文献，并意图欺骗（intent to deceive）专利审查员。依据美国联邦巡回上诉法院在Therasense案中的判决，被告必须有清晰而令人信服的证据（clear and convincing evidence）证明，专利申请人有欺骗专利商标局的具体意图。一旦“不当行为”抗辩成立，原告诉争的整个专利将得不到执行，而不限于与不当行为有关的具体权利要求。在具体诉讼中，被告很少有直接证据证明申请人主观心理状态（申请人是否知道诉争现有技术对专利授权前景有实质性影响、申请人是否意图欺骗），更多的是利用一些间接证据来推断申请人主观心理状态。这也是“不当行为”抗辩制度本身不确定性的根源。

三、现有技术披露义务的负面效果

美国最高法院通过“不当行为”抗辩制度确立申请人现有文献披露义务，初衷看起来很好；而且，这一制度在美国也行之有年，这是否意味着我国也应该参考美国的做法，进一步落实《专利法》所规定的申请人披露现有技术的义务呢？回答这一问题时，我们仅关注这一制度的设立初衷是不够的，还需要进一步了解它实际运作的效果。美国经验表明，这一制度运行的实际效果有限，成本很高，并没有达到预期目的。具体而言，它存在三方面的问题：（1）对于善意申请人而言，“不当行为”的司法认定标准不确定，容易引发过度预防；（2）对于原本希望就瑕疵申请获得专利的恶意申请人而言，“不当行为”抗辩的法律后果不够严厉，威慑力不足；（3）“不当行为”抗辩在侵权诉讼中被滥用，增加社会成本。以下分别对这三方面的后果进行详细介绍。

（一）善意申请人的过度预防

大部分专利申请人相信自己发明出新的技术方案，有技术贡献，从而希望获得能够经受考验的发明专利。这类申请人无意通过欺骗手段对不应获得授权的发明寻求专利保护。本文将他们称作善意申请人。善意申请人撰写专利申请时，会充分考虑现有技术以避免写出过宽的权利要求，从而防止将来自己的专利因为现有技术而被宣告无效。如果专利真的被宣告无效，自己申请和维持专利的努力也就付诸东流。不过，即便是善意申请人，在没有法定披露义务的情况下，也不一定会主动公开披露最相关的现有技术文献。原因是多方面的：部分申请人可能不想让竞争对手或者潜在的被许可人对专利权的可靠程度有充分了解，进而能准确理解相关专利权的真实价值，申请人也可能担心审查员受自己披露的现有文献的“误导”而否定自己的专利申请；申请人还可能认为准备现有技术文献清单比较麻烦；等等。

在美国法下，“不当行为”抗辩成立的后果是诉争专利的所有权利要求不可执行，而不仅仅限于诉争的权利要求。这实际上等于判处整个专利“死刑”。对于善意申请人而言，“不当行为”抗辩成立的后果过于严厉，因为诉争专利很可能具有重要的商业价值，甚至是原告的核心资产（比如某些药物专利）。美国联邦巡回上诉法院将“不当行为”抗辩的威胁称作“原子弹”。学术界也普遍对此类严厉后果持批评态度。不仅如此，隐瞒现有技术以获取专利垄断权，还可能会被视为以欺骗的方式寻求专利垄断权，构成美国反垄断法意义上的以非法手段谋求垄断地位的违法行为，从而引发反垄断法的制裁。

“不当行为”抗辩成立的后果严重，善意申请人自然希望它的认定标准能够明确，以避免误入雷区。遗憾的是，“不当行为”的核心要素（现有技术是否对可专利性有“实质性影响”、申请人是否意图欺骗）的认定，无法完全摆脱主观任意性。在判断现有文献是否对可专利性有实质性影响时，法院考虑的不是特定申请人自己的主观认识，而是合理的审查员的主观判断。相应地，申请人在准备专利申请文件时被迫揣测，在专利授权后的数年甚至十多年里，法院在个案中会如何阐述这一虚拟的审查员标准。有时候，即使申请人自己认为没有必要披露，而审查员依然可能有不同的意见。

在面对不确定的法律标准和可能的严厉后果时，善意申请人会进行利害权衡。一小部分人可能会选择鸵鸟策略，只做非常有限的文献检索工作，降低获知更多的现有技术文献的可能性，从而避免扩大自己有义务披露的文献范围；而更多的人会选择更为保险的策略——过度遵守。即，尽可能多地披露自己所掌握的现有技术文献，即便它们并不具有实质性影响。这样，可以避免他人将来在侵权诉讼中利用自己的遗漏或错误主张“不当行为”抗辩的可能性。对于这些善意申请人而言，“不当行为”抗辩制度增加了他们准备申请专利的成本。

此外，在美国法下，专利代理人在专利申请程序中实施欺诈或作虚假陈述，还存在多种法律责任风险，比如，向政府、司法或立法机构等提交虚假文件可能引发刑事责任；专利代理人违反职业伦理可能面临行政处罚；作为欺诈一方被迫支付诉讼律师费；反垄断法责任（以非法手段谋求垄断权）等。专利代理人出于自身职业利益考虑也会主动降低披露的门槛，以减少将来被控“不当行为”的风险，因为任何“不当行为”的指控本身都有可能损害其作为专利代理人或律师的职业声誉。

美国的实践表明，申请人准备信息披露声明文件，需要付出实质性的劳动，会耗费发明人和代理人很多时间。在梳理几十甚至上百件的现有技术文献时，仔细审查其相关性，更是一项复杂的工作。因此，无论是避免错误陈述，还是尽可能多地披露现有技术，都会实质性地增加专利申请人的成本。不过，相对“不当行为”抗辩的可能威胁，很多申请人依然会认为过度披露是合理的选择，因为过度披露的风险相对可控，不会招致法院的惩罚。

（二）对恶意申请人威慑不足

除了在意专利质量的善意申请人外，还有很多更在意专利数量而不在乎质量的申请人。比如，有些企业单纯为了提高专利资产的数量，以使得竞争对手或潜在的投资者印象深刻；有些人申请专利是为了将来有机会利用这些无关紧要的专利提出骚扰诉讼，迫使那些不愿意卷入诉讼的专利实施者支付和解费用；很多科研院所的发明人申请专利是为了获得更多的科研资助或升职机会；有些人（如中小学生）申请专利的目的是为了高考加分，在极端情况下，有些申请人不惜直接抄袭他人的公开专利申请，以骗取政府资助。对于这些申请人而言，获得专利授权本身就是目的。专利质量或可靠性是一个无关的问题。隐瞒某些在先文献以获得专利授权，符合他们的利益。如果他们明知现有技术损害其发明的可专利性依然寻求专利授权，则成为本文所说的恶意申请人。

对恶意申请人而言，“不当行为”抗辩成立的法律后果不过是诉争专利得不到执行，几乎没有任何威慑作用。在他们眼里，坏专利依然有价值，比没有专利要强。因此，“不当行为”抗辩并不会阻止他隐瞒相关的现有文献。

“不当行为”抗辩不能有效威慑恶意申请人，这一结果多少有违公众的直觉。很多人难免有这样的疑问，为什么在美国的司法实践中，很少有案例证实此类恶意申请人存在呢？可能的原因依然是“不当行为”抗辩的不确定性。在恶意隐瞒的情况下，专利质量通常很差，被控侵权者利用现有技术文献直接否定专利权效力就可以摆脱侵权指控，因此没有必要在复杂的“不当行为”抗辩上与专利权人纠缠到底，毕竟通过昂贵的诉讼程序证明对方存在“不当行为”，对被告而言没有太大价值。相反，只有在专利本身没有明显缺陷时，被告才可能花费大量资源在“不当行为”抗辩上寻找突破口，给予专利权人一定的程序压力。因此，虽然美国专利侵权诉讼中“不当行为”抗辩很少能够取得成功，这并不意味着恶意申请人的数量就很少，有可能是很多恶意申请人的“不当行为”没有通过司法途径被揭露。也就是说，“不当行为”抗辩对于真正的恶意申请人并无威慑效果，在很大程度上无法实现初衷。

（三）诉讼资源的浪费

“不当行为”抗辩的最为突出也最受垢病的后果是，它在专利侵权诉讼中被当做实现诉讼策略的工具，浪费大量的诉讼资源。美国法院很早就对“不当行为”抗辩的滥用提出批评。比如，1984年，在Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson案中，着名的Rich法官就认为，不当行为抗辩被过度使用，几乎在每个专利案子中都会出现，使得专利制度混乱不堪。直到2011年，美国联邦巡回上诉法院在Therasense案中依然认为，在大多数案件中，专利权人和法院受到这一抗辩的困扰，被迫花费大量的时间和精力面对这一问题。法院对其他实体问题的关注反而受到干扰。

不过，“不当抗辩”在侵权诉讼中出现的具体频率，似乎还没有特别权威的统计数据。有一份被广泛引用的统计数据表明，在2000年至2004年期间，在公开的专利侵权案件的判决中，有16%～35%案件判决对“不当行为”抗辩作出结论。由于大量案件的“不当行为”问题并没有走到最终判决阶段，因此被告实际主张“不当行为”抗辩的案件的比例要高很多，有学者估计，大概有四分之一的诉讼案件会涉及“不当行为”。不过，在Therasense案中，联邦巡回上诉法院引述另一份报告说，80%的专利侵权诉讼会涉及“不当行为”抗辩。因此，涉及“不当行为”抗辩的案件比例在25%～80%之间，大概是一个合理的估计。相对法院极少认定“不当行为”存在的事实，即便是25%，这一比例也是非常高了。

在美国，专利侵权诉讼成本高昂，完整的侵权诉讼的费用在65万美元到450万美元之间。“不当行为”抗辩涉及行为人的主观意愿，因此负责专利申请的代理人或律师参与后来的证据开示程序几乎是不可避免的。参与专利诉讼证据开示程序的各方支出的费用在35万美元到300万美元之间。我们可以合理推断，在涉及“不当行为”抗辩的诉讼程序中，查明申请人的主观意图，会耗费一部分实质性的诉讼资源。不过，需要说明一点，在2000年至2004年期间，美国法院每年判决的案件数量也就在100件到200件之间，而当时每年的专利申请量达到数十万件。因此，客观而言，与过度披露所造成的损失相比，诉讼资源的浪费应该相对较小。

美国法院只是在有限的案件中认定“不当行为”存在，也就是说，“不当行为”抗辩成功的可能性很小。同时，在那些现有技术文献明显能否定专利权效力的案件中，被告一般会直接主张专利无效，而无需依赖更复杂的“不当行为”抗辩。既然如此，为什么还有那么大比例的被告在侵权案件中提出“不当行为”抗辩呢？可能的解释是，在那些现有技术是否会直接否定专利权效力不够明确的案件中，被告会死马当活马医，另行提出“不当行为”抗辩，给专利权人制造麻烦。即使抗辩失败，也不会给被告带来额外的风险。换言之，被告律师将“不当行为”抗辩视为重要的诉讼策略，促使对方披露有价值的信息，以便找到攻击的弱点。在大部分侵权案件中，法院被迫处理此类无聊的策略性的抗辩，浪费诉讼资源。

四、放弃现有技术披露义务

我国1984年《专利法》第36条第1款就规定了专利申请人在请求专利实质审查时应当提交“与其发明有关的参考资料。”但实践中，专利局或法院没有认真落实现有技术披露义务。面对美国“不当行为”抗辩制度的负面效果，在没有出现明显证据证明申请人隐瞒现有技术实质性损害专利审查质量之前，没有必要在中国强化申请人的披露义务。而且，随着信息技术的进步，就更没有必要这么做了。接下来，简要说明理由。

（一）数字时代的审查手段进步

美国“不当行为”抗辩制度的主要目的是克服专利审查过程中的信息不对称问题，帮助审查员获得申请人掌握的现有技术文献。该制度在美国诞生之初（1940年代），美国专利商标局还停留在纸媒时代，它所掌握的现有技术文献不足，检索手段也有限。在它正式引入第56条规则的1977年，美国专利商标局的现有技术文献也还存储在文件柜或书架上。那时候，大部分现有技术文献还需要依靠人工翻查纸质文件目录或索弓I的方式查找。这意味着审查员独立寻获申请人手头的现有技术文献的可能性较低，搜寻成本也很高。因此，申请人自己披露现有技术，可以显着节省审查员的检索成本。于是，即便“不当行为”抗辩存在弊端，综合权衡之后，它依然是可以接受或忍受的制度安排。

在数字化技术高度发达的今天，各种专业的现有技术文献数据库（含有专利文献和非专利文献）非常丰富，搜索引擎的关键词检索技术也空前发达。审查员能够方便地获取全面的现有技术文献。审查员获取现有文献的能力与一般发明人相比，不相上下。因此，申请人所披露的现有文献对于专利审查的重要性大大降低，在大多数案件中都低到了可以忽略的程度。申请人披露现有技术为审查员所节省的成本也有限。这时候，要求申请人费力整理并提交审查员唾手可得的现有技术文献，不再像过去那样有重要意义。

实证研究表明，在美国专利商标局的驳回决定中，申请人提交的外国专利只有2.9%被审查员引用，申请人所提交的非专利文献只有1.1%被引用，申请人提交的美国专利只有1.9%被引用。整体而言，申请人提交的文献被引用的比例是2%；在审查员赖以驳回专利申请的现有技术文献中，有12.7%来源于申请人的披露。通过已有的研究我们还不能了解，其中多少文献有可能为审查员独立检索所发现。不过，我们可以进行粗略的估计。假定这12.7%的现有文献均为审查员不太容易获取的外国专利或非专利文献（实际上不太可能，应该含有相当一部分美国专利）。有研究表明，在审查员引用外国专利和非专利文献驳回的案例中，来自申请人披露的外国专利占46%，来自申请人的非专利文献占32%。这一数据表明，申请人在披露外国专利和非专利文献方面，还是有实质性的贡献。但是，即便如此，审查员发现外国专利和非专利文献的能力还是要比申请人强一些：在外国专利方面是54%:46%，在非专利文献方面是68%:32%。因此，可以粗略地估计，在12.7%的基于申请人披露文献驳回专利申请的案件中，有超过一半（6.9%～8.6%）的外国专利和非专利文献能够为审查员所独立发现，剩下的4.1%～5.8%现有文献要依靠申请人披露。也就是说，如果没有“不当行为”抗辩制度，美国专利商标局驳回的案件中大概会有4.1%~5.8%的申请可能被放过。另外，考虑到即便没有“不当行为”抗辩制度，申请人依然会在申请文献中引用一部分外国专利和非专利文献；同时，上述12.7%的驳回案中实际上有一部分（甚至是相当大的一部分）是基于美国专利，可以推测，美国专利商标局因为没有申请人披露义务而错误放过的专利申请的比例应该还会比“4.1%～5.8%”低很多，接近可以忽略的程度。Lemley教授在着名论文中估计，差不多只有5%的授权专利最终对社会产生影响（被转让、许可或进入诉讼程序等）。参照这一比例，上述被错误授权的专利申请，对于社会的影响可以被忽略。

当然，如果我们在专利审查环节更多地依赖审查员的检索，那自然要增加审查员的检索时间、加强外国专利和非专利文献数据库的建设。这的确会在一定程度上增加专利局的运行成本。不过，从社会的角度，这并不会造成额外的浪费。在美国，一份专利申请的现有文献检索的费用是5000美元至7000美元；这会随着技术方案的不同，而有所不同。放弃“不当行为”抗辩，额外增加审查员的检索要求，会部分增加专利申请的审查成本。不过，相对于所有申请人准备现有文献披露文件的成本，这并非不可接受的安排。专利局可以直接增加申请费用，而让审查员能够投入更多时间检索。对于社会整体而言，专利申请的成本变化不是很大，甚至可能有所降低。

另外，值得一提的是，专利局加强外国专利和非专利文献的数据库建设，具有明显的规模或溢出效应。因为此类数据库具有通用性和可反复使用的特性。它不仅可以削弱或消除审查员对于申请人所披露的现有文献的依赖，同时也会使得更多审查员在其他案件中获取现有文献的成本降低。这种溢出效应所产生的效率是“不当行为”抗辩制度下申请人各自披露现有技术文献的做法所无法比拟的。从这一角度看，持续地加强外国专利和非专利数据库建设，比强制要求申请人做孤立的一次性的披露行为，更有意义。

（二）改进措施成效不显着

很多人寄希望于改进“不当行为”的认定标准，减少法律适用的不确定性，从而降低申请人过度披露的冲动。理论上，这是可能的。因为，如果司法判决实质性地提高了认定“不当行为”的门槛，更多的被告可能就会知难而退，不再寄希望于“不当行为”抗辩。实践中，美国联邦巡回上诉法院就试图从多个方面对它进行改良。在最近的代表案例Therasense案中，法院明显限缩了这一抗辩的适用。

在Therasense案之前，美国法院对于认定申请人存在欺骗审查员的主观意图的要求较低，申请人重大过失甚至普通过失就符合要求。法院还许可对主观意图（intent）和实质相关性（materiality）进行权衡：如果现有文献高度相关，则对主观意图的要求降低；反之亦然。这一做法模糊和淡化了主观意图和实质相关性的各自标准，导致“不当行为”抗辩演变成重要的诉讼策略。为了改变这一局面，在2011年的Therasense案中，法院提高了认定不当行为的门槛，要求被控侵权者必须利用清楚且令人信服的证据证明，申请人知道该现有文献，知道它与专利申请实质相关，依然刻意隐瞒。同时，法院明确意图和实质相关性是两个独立的要求。也就是说，法院不能因为实质相关性很高，而推断存在欺骗意图。

尽管Therasense案法院限缩“不当行为”抗辩适用范围的指向十分明显，但是，这一判断依然是主观的，正常合理人依然不容易就某些信息是否会导致专利无效达成一致。这是因为，今天的申请人无法预知，若干年后法院如何适用Therasense案所确定的更窄标准，无法准确预测它究竟会窄到什么程度。前文的讨论表明，尽管被告抗辩成功的可能性实际上已经很低，申请人依然会选择过度披露。因此，即便法院进一步降低被告胜诉的可能性，申请人对于将来的不确定性的预期，不会发生实质性改变。在Therasense案之后，每份专利申请中申请人披露的在先技术文献的平均数量实际上增加了。这很可能意味着法院限缩“不当行为”抗辩的适用范围，并没有对申请人的心理产生实质性的影响，过度披露的负面后果依然持续存在。

在Therasense案判决出台后不久，就有研究预言，“不当行为”抗辩在侵权诉讼中的发生概率很可能不会下降。随后，有研究表明，从2005年到2012年，侵权诉讼中的“不当行为”指控并没有发生统计学意义上的变化。实际上，如果“不当行为”抗辩沦为诉讼中的策略性工具，在被告决定是否主张这一抗辩时，该抗辩是否能够成功，成为次要的考虑因素。多数被告将“不当行为”抗辩作为威胁原告的武器，希望在诉讼程序中利用它对原告施加压力，要求原告披露更多的内容，从而发现原告可能的错误。因此，即便法院在实体法上进一步限制了被告胜诉的可能性，被告在程序法上滥用它的动机依然足够强烈。

除了法院限制“不当行为”抗辩的努力外，美国专利商标局过去也提过一些建议，试图让申请人更加有效地或简洁地披露现有技术文献。比如，2006年它建议，如果申请人披露的文件超过20页，文献并非英文文献，或者所有披露的现有技术文献超过20个等，则需要额外对现有文献的相关性进行说明。限制申请人披露的现有技术文献数量，强迫申请人自己主动筛选。这表面上会节省审查员的阅读量，但实际上会大大增加申请人准备专利申请的支出。在不了解审查员思路的情况下，申请人在筛选相关文献并准备相应的描述内容时有巨大压力，因为一旦描述错误就会导致严重后果。这很可能造成专利申请的成本增加。还有意见认为，上述建议方案可能会导致部分申请人或代理人选择避免彻底检索在先文献以减轻披露的压力。在引发巨大争议后，美国专利商标局最终决定无限期推迟上述建议的实施。

此外，还有人建议减轻“不当行为”抗辩成立后的负面后果，受影响的限于相关的权利要求而不是整个专利权，以避免过度预防或过度披露。理论上，这一建议可以缓解“不当行为”抗辩对申请人的心理压力。不过，申请人事先并不知道哪个权利要求将来对自己而言可有可无，也不可能事先知道“不当行为”抗辩会指向哪一权利要求。事后的“不当行为”抗辩即便仅指向特定的权利要求，依然有可能刚好将申请人最珍视的专利资产化为乌有。因此，这一建议对善意申请人的事先行为的影响很小，申请人不太可能会冒着“不当行为”抗辩成立的风险去减少披露现有文献。

最后，美国还有学者建议彻底将专利权的效力与不当行为抗辩脱钩，代之以专门司法制裁（罚款）。其实，日本现行专利法就有类似的做法。在日本，隐瞒现有技术不是专利无效的直接理由，但依据《日本特许法》第193条规定，行为人要承担刑事责任：“任何通过欺诈行为获得专利、专利权期限延长注册或审判决定的人，应被处以3年以下有期徒刑或300万日元以下的罚金。”在日本“机抒案”中，法院认为申请人明知发明为公知的机械，依然佯称是自己的发明，构成了专利欺诈罪。如果此类替代的惩罚很严厉并被有效执行，则同样无法回避“如何判断主观状态与实质相关性”的难题，从而无法防止善意申请人过度预防。在制度收益注定有限的情况下，其合理性值得怀疑。与“不当行为”抗辩不同，这一替代方案更加依赖行政或司法机构主动去追究申请人的责任，在目标行为社会危害不是十分明显的情况下，执法主体的积极性是个问题。前文所述的美国专利商标局放弃追究申请人不当行为责任的历史就表明这一点。日本的经验也证明这一点——日本适用上述条款追究刑事责任的案例非常稀少，上述“机抒案”差不多是唯一案例了。因此，很多申请人实际上并不将日本专利法上的披露义务当回事。

简言之，“不当行为”抗辩中现有技术的实质相关性与申请人的主观意图的认定标准具有不可消除的不确定性。美国的实践表明，对这两项认定标准进行限制或改进，没有实质性消除被告采用这一抗辩的积极性从而减少此类抗辩，也没有完全消除善意申请人的过度预防行为。

（三）专利质量的提升有限

不同国家或地区对于申请人诚实披露义务的态度并不相同。例如，欧洲和美国的做法有很大差别，没有要求申请人披露现有文献。对比美国和欧洲的专利审查质量，有助于说明“不当行为”制度的必要性。理论上，美国审查员通过申请人获得一部分相关的现有文献，而欧洲审查员则依靠自己检索相关文献。似乎有理由相信，美国审查员的专利审查质量应该高一些。可实际上并非如此。

人们普遍认为，欧洲专利局的审查员比美国专利商标局的审查员更善于寻找和评估现有技术，专利审查质量更高。欧洲专利局的经验表明，专利局并不需要依靠申请人提交的现有技术文献。

关于专利审查质量的更具体的数据对比，有研究依据2008年的数据得出这样的结论：假定美国专利商标局得分是100，则日本专利局的得分是170，而欧洲专利局的得分为250。当然，美国审查员花费在每个专利权利要求上的时间比日本或欧洲的审查员要少。在1996年至2008年期间，美国审查员每年要处理大约1700个专利权利要求，日本为1500个，而欧洲大概为500个。2008年以后，由于美国专利商标局大量招收审查员，审查员要处理的权利要求数目明显下降，接近日本专利审查员的审查数量。非正式的估计表明，美国专利审查员用于现有技术检索的时间不超过2小时，而欧洲专利局审查员则接近8小时。在审查方面，美国审查员大约花费13小时，而欧洲专利局审查员则接近30小时。欧洲的审查时间更长是因为参与一项专利审查的人数更多（检索与审查分开处理），口头审理的程序安排更充分，申请人有更多的程序拖延审查进程等。

从上述数据看，似乎还不能说申请人的现有技术披露义务对于提高美国专利审查质量没有贡献。尽管美国专利审查质量要低很多，但美国审查员花费在现有文献检索方面的时间比欧洲的审查员明显要少一些。可能有人会认为，如果没有申请人的披露义务，美国专利审查的质量可能会更糟糕或者说审查员需要花费更多的时间进行文献检索。的确，理论上不能排除这一可能性。不过，申请人披露信息可能并没有实质性减少审查员的文献检索时间。审查员常常发现自己被淹没在大量现有文献之中，不能迅速判断出哪些是真正需要他关注的现有技术文献，即审查员获得有价值信息的成本并没有有效降低；另外，审查员普遍存在所谓的认知偏见，更看重自己发现的在先文献。审查员在每份申请上的有效工作时间非常有限，他们中很多人不愿意花太多时间去充分了解自己并不信任的申请人提交的文献信息。因此，尽管美国专利商标局要求审查员审阅申请人提交的文献信息，审查员常常选择忽略绝大部分申请人提交的现有技术信息，几乎完全依靠自己发现的文献作出审查结论。可见，现有技术披露义务在增加善意申请人专利申请成本的同时，并没有为审查员提供实质性帮助，反而成了审查员的负担，违背了“不当行为”制度的设立初衷。

数据统计也表明美国审查员对申请人披露文献的依赖非常低。如前所述，只有12.7%的驳回决定引用申请人披露的文献。而这些文献并非是审查员无法发现的文献。美国发明专利申请驳回率的粗略估计是44.2%。由此可以推断，大约5.6%（44.2%x12.7%）的专利申请人对现有技术的披露可能为审查员节省了一些检索时间。而每个美国专利申请人在个案中依法准备现有文献披露的内容所耗费的时间，应该远超审查员在5.6%的驳回申请中节省的时间。从社会整体的角度看，专利申请人这一时间支出也是整个专利制度运行成本的一部分。与其让所有申请人自己花费更多的时间准备现有文献披露文件，还不如让审查员稍稍增加一些时间用来检索现有文献。国内学者所谓由申请人披露其所掌握的现有技术信息可以节约社会成本的说法，似乎没有实际依据。审查员额外增加的时间应该少于申请人的时间支出，因而强化审查员的审查工作是比强制申请人披露更有效的制度安排。审查员延长检索时间所导致的额外支出，可以通过提高申请费用的方式直接填补。对于申请人而言，这比强制要求自己负担更多的披露成本或将来侵权诉讼中的不当行为抗辩，更容易接受。

（四）缺乏配套的程序规则

在中国，要使申请人现有技术披露义务发挥作用，还有额外的程序法上的挑战。美国式的“不当行为”抗辩在侵权诉讼中能够发挥作用的前提是，被告有有效的程序手段查明原告或当初的专利申请人存在隐瞒现有文献的事实。美国法上的证据开示制度使被告更容易通过诉讼程序揭示申请人的“不当行为”，从而给原告制造一定的诉讼压力。这一诉讼程序工具是一柄双刃剑。一方面，正是迫于该程序工具的压力，申请人才会选择披露甚至过度披露现有文献；另一方面，如前所述，被告的确可能滥用该程序工具，通过“不当行为”抗辩给原告制造麻烦，浪费诉讼资源。

我国民事诉讼法并没有设置类似美国的证据开示制度。依据“谁主张谁举证”的要求，即便专利法许可被告提出所谓的“不当行为”抗辩，在有初步证据证明原告存在“不当行为”之前，被告也不能迫使原告披露与申请过程有关的证据材料。因此，如果我国在专利侵权诉讼中引入“不当行为”抗辩制度，被告不太可能将它作为一种耗费诉讼资源的策略性工具。不过，如果被告从程序上难以证明申请人存在“不当行为”，则这一抗辩无法发挥实际效果。

五、其他配套制度的制约作用

我国《专利法》有一系列的制度安排可以在不同程度上起到类似“不当行为”抗辩制度的功能，减少不良专利对公共利益的影响。这些制度具体包括专利授权后的无效宣告程序、等同侵权认定中的禁止反悔原则、第三方提前参与专利审查程序、申请人提交相关材料义务等。

（一）无效宣告制度

依据《专利法》第45条的规定，专利授权之后，任何单位或个人认为专利权不符合授权条件的，都可以请求专利复审委员会宣告该专利无效。在美国法下，也有很复杂的授权后的重新审查或复审程序，使得公众能够直接对专利权的效力提出挑战。比如，授权后复审制度，单方重新审查程序，双方复审程序等。

这些事后的无效宣告或重新审查等程序从多个方面限制了善意申请人隐瞒现有技术的冲动。首先，专利权人申请并维持一项最终会被宣告无效的专利，需要支付实质性的费用。这促使善意的专利申请人认真对待现有技术，而不是简单地寄希望于审查员没有看到现有文献。善意的专利申请人通常会主动事先了解现有技术以避免撰写过宽因而轻易就会被认定无效的权利要求。对于申请人而言，做到这一点非常重要。其次，专利无效宣告制度使得第三方公众事后能够利用现有技术文献对专利权效力提出挑战。一般而言，专利申请人的竞争对手比专利局的审查员可能更了解非专利文献。他极有可能知晓申请人所掌握的处在公共领域的现有技术。换言之，发明人自己所知道的现有文献，通常对于其竞争对手而言，也是已知内容。因此，第三方在专利授权后发动的专利无效宣告程序或重新审查程序，使得专利局更容易获得并考虑审查员没有发现的现有技术文献。这对于申请人隐瞒现有文献的行为构成真切的制约。

当然，不能忽略专利无效宣告或重新审查程序的成本。对于很多公众而言，参与专利无效宣告程序存在实质性的障碍：他未必能够找到申请人所掌握的损害可专利性的现有技术文献；授权后的专利权效力争议程序成本很高；诉讼也可能导致商业关系恶化；自己负担成本挑战成功会让竞争对手搭便车等。这些困难或成本可能让公众视挑战不良专利为畏途，宁可支付专利使用许可费也不愿意挑战该专利权效力。因此，仅依靠事后的无效宣告制度来降低不良专利的负面影响是不合理的。但是，专利无效宣告程序作为事先的审查程序的补充，依然是有效率的制度安排。毕竟，只有非常有限的专利在授权后会对公众产生影响。通过事后程序剔除这一部分质量瑕疵的专利，可能比事先要求申请人普遍地履行披露义务以防止这些专利被授权，能节省更多的社会资源。

（二）禁止反悔原则

除了第三方发动的专利无效宣告程序，专利侵权诉讼中的禁止反悔抗辩也对申请人刻意隐瞒现有技术文献的做法构成威胁。如果申请人故意隐瞒现有技术文献，撰写原本无法获得授权的宽泛权利要求，而在审查过程中该现有技术文献被审查员发现（这并非小概率事件），则审查员会要求申请人限缩权利要求以避开该现有技术。依据最高人民法院的2009年《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条的规定，“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”换言之，申请人对权利要求作出主动限缩，将导致禁止反悔原则的适用，即权利要求中被限缩修改的技术特征将不能再利用等同原则覆盖那些没有落入该特征字面范围的等同特征。这会大大限缩该专利权的保护范围。对于善意的申请人而言，禁止反悔原则使得他从一开始就要认真对待自己掌握的现有技术，避免撰写过于宽泛的权利要求。即便申请人选择不披露相关的现有技术文献，他依然会避免撰写直接覆盖现有技术的权利要求。

（三）公众参与专利审查

在现有专利法下，如果能够适当改良专利审查程序，许可公众在专利授权之前就能向审查员提交相关的现有技术文献，则可以进一步压缩申请人隐瞒现有文献的可能危害。比如，欧洲专利局（EPO）公布专利申请之后，许可第三方向专利局提交现有技术文献，供审查员参考。申请人也有机会对第三方的现有文献提交评论意见。在美国，也有人建议，建立所谓的专利申请同行评议（peer review）制度，让申请人的竞争对手和公众积极参与整个专利审查过程，及时向审查员披露有价值的文献。这应该是值得认真考虑的建议。它降低了专利审查员对于申请人披露信息的依赖——即便发明人故意隐瞒这些文献，第三方依然有机会在专利授权之前就将它提交给专利局或专利复审委员会，而不是等到专利授权之后。

在我国的审查实践中，审查员实际上也接受公众提交的现有技术信息。比如，《专利审查指南（2010）》第二部分第七章第4.9节“对公众意见的处理”规定：“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。”显然，如果专利局将来能够为公众参与专利审查和提供相关现有技术文献提供更方便的渠道，申请人披露的现有技术文献的重要性会进一步降低。

（四）申请人提交材料的义务

为了克服审查员获取现有技术信息能力的不足，很多国家的专利法规定申请人有义务按照审查员要求提交审查员认为对专利审查有帮助但无法获得的具体文件。比如，我国《专利法》第36条第2款规定：“发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。”

《欧洲专利条约》（EPC）第124条也有类似规定：欧洲专利局可以要求申请人提供欧洲专利申请在国家或区域专利程序阶段中被考虑过的现有技术。如果申请人没有及时对EPO的要求作出回应，则欧洲专利申请视为被撤回。在申请人主张优先权时，EPO还需要提交在先申请在相关专利局的检索报告。此外，德国、日本、加拿大等国专利法均有类似的要求。美国目前并没有此类规定，有学者建议美国专利商标局应该许可审查员要求申请人提交此类文献。不过，依据美国现有技术披露规则，美国专利商标局鼓励申请人仔细阅读外国专利局检索报告中提到的现有技术。如果其中某一现有技术对于专利申请的授权前景有实质性影响，则申请人有义务向审查员披露。

如前所述，相对申请人而言，审查员获取外国文献（尤其是外文文献）的能力可能存在不足。要求申请人提交外国专利局的检索结果，可以有效弥补这一不足，因为外国专利局的审查员通常能够更有效地寻找到外语文献；这也附带降低了审查员对申请人自主披露现有技术的依赖。将来，各国或各地区专利局可以进一步合作，自动共享这些检索结果，减少重复劳动，审查员获取现有技术的成本会变得更低。这样，专利申请人甚至都没有必要再提交此类检索报告了。

结论

专利法要求申请人承担现有技术披露义务，理论上可以解决专利审查过程中的信息不对称问题，降低审查员搜索现有技术的成本，提高专利审查质量。不过，在实践层面，这一制度对专利审查质量的提高作用非常有限，由此产生的社会成本却很高。为了落实这一义务，法院在侵权诉讼中必须判断“现有技术对可专利性是否有实质性影响”和“行为人是否具有欺骗的主观意图”。法院的判断标准对于申请人而言具有不可消除的不确定性。美国的实践表明，善意申请人在面对法律的不确定性和严厉的违法后果时会选择过度预防，而恶意申请人却未被吓阻。在专利侵权诉讼中，被告则常常滥用“不当行为”抗辩，使之成为策略性的诉讼工具。在数字时代，专利审查员获取现有技术的能力大大提升，专利法下的替代性制度安排也能在一定程度上消除审查过程中的信息不对称问题。因此，我国现在和将来都没有必要强制要求专利申请人履行现有技术披露义务。立法者应该适当修改《专利法》第36条，避免它被解释为要求申请人履行现有技术披露义务。

本文原载《法学家》2017年第2期。